特許法—取引先との共同出願②

【質問】

(本記事は、「事業者向け・特許法—取引先との共同出願①」の続きです。)

当社(X社)は家電の部品メーカーとして、長年大手家電メーカーY社に部品を納入してきました。

当社では競合他社との競争に勝ち抜くべく研究開発に力を入れてきましたが、その成果が実り、業界内では画期的といえる技術を発明することができました。

ところが、この新技術の発明を聞きつけた取引先Y社から、「X社さんが開発した技術は大変素晴らしい。費用は我が社で負担しますから、今後も我が社とともに発展していくためにも、ぜひ共同で特許の出願をしましょう。」との要求を受けており、どのように対応すべきか苦慮しています。

共同出願に応じることには慎重であるべき、とのことですが、具体的にどのように対応すればよいでしょうか。

【回答】

共同出願に応じる場合、後日のトラブルを避けるべく、出願者や特許権の持分比率、特許権の実施に関する同意の要否、第三者に対するライセンスに際しての他の共有者の同意の要否等について、あらかじめ共同出願契約を締結しておくことが望ましいといえます。

また、共同出願に応じず単独で特許権を取得した場合、取引先Y社に当該特許権を使用させるのであれば、許諾の範囲やライセンスの種類等を限定した特許権実施許諾契約を締結することが考えられます。

【解説】

1. 取引先との共同出願のデメリットと対応方針

「事業者向け・特許法—取引先との共同出願①」で解説したとおり、取引先だからといって安易に共同出願に応じ特許権を共有した場合、取引先が単独で当該特許を用いた製品を製造できるようになる結果自社との取引を打ち切られたり、第三者に自由にライセンスできなくなったり、また、特許権に対する自社の持分を自由に譲渡できなくなる等のデメリットが生じ得ます。

このように、とくに大手取引先との共同出願は、一般に交渉力に劣る中小企業にとってはデメリットが大きいことから、以下のような対応を採ることが考えられます。

  1. (共同出願に応じる場合)共同出願契約の締結
  2. (共同出願に応じない場合)単独で特許権を取得後、特許権実施許諾契約(ライセンス契約)を締結し、特許実施権のみ付与する

2. 共同出願契約の締結

交渉力の差等から共同出願をせざるを得ない場合、後日のトラブルを避け、円滑な事業展開を図るべく、共同出願契約を取り交わし、以下の事項を規定しておくことが望ましいといえます。

① 出願者、出願費用及び特許権の管理に関する規定

→ 誰が出願手続を行い、出願費用やその後の権利維持の費用分担、特許権の管理を誰が行うか等を規定 

② 特許権の持分比率

→ 特許権の持分比率を均等(50:50)にせず、発明等への貢献度に応じて変更するなど 

③ 共有の場合の実施権に関する特約

→ 当事者間で、製造・販売など、それぞれが実施できる内容をあらかじめ合意しておく

→ 共有者の一方から他方共有者に対してライセンス料(補償金)を支払う旨規定する 

④ 第三者に対する実施許諾(ライセンス)に関する規定 

→ 第三者へのライセンスに際して共有者全員の合意を必要とするか、共有者単独の意思でライセンスできるとするか規定しておく

3. 特許実施許諾契約の締結

これに対して、共同出願に応じず、発明者が単独で出願し特許権者となった場合であっても、これまでの取引関係等を考慮し、取引先に対して特許の使用許諾(ライセンス)を付与することが考えられます。

この場合、使用を許諾した特許権の対象や範囲、特許権の種類、使用料(ライセンス料)等を明確にすべく、特許権実施許諾契約(ライセンス契約)を締結することが望ましいと言えます。

特許権実施許諾契約に規定すべき内容はケースバイケースですが、少なくとも以下の事項は規定することが一般的です。

① 実施権付与義務

→ 対象特許権の特定

→ 実施権の種類の特定(専用実施権か、通常実施権か(*))

→ 許諾する実施権の使用は独占的か、非独占的か

→ 実施態様の制限(製造、販売、使用等)

→ 実施地域、存続期間

② 再実施権の付与(サブライセンス)

→ 実施料の額

→ 支払方式

→ 最低実施料

→ 支払時期等

③ 実施料支払義務(ライセンス料・ロイヤルティ)

④ ライセンシーの実施義務の有無

⑤ 不争義務(ライセンシーが許諾特許の有効性を争わない旨の条項)

⑥ 非係争義務(ライセンシーが現に保有し又は将来保有することになる特許について、ライセンサーに対しては特許権の権利行使をしない旨の条項)

⑦ グラントバック条項(ライセンシーが許諾特許についてなした改良をライセンサーに提供する義務)
 

(*)ライセンシーに対して専用実施権を付与した場合、ライセンサーに実施権がなくなることにご注意ください(特許法77条)。そのため、特許の使用を許諾するライセンサーもなお特許権を使用したいのであれば、通常実施権を付与することになります。

4. ご相談のケースについて

共同出願に応じる場合、後日のトラブルを避けるべく、出願者や特許権の持分比率、特許権の実施に関する同意の要否、第三者に対するライセンスに際しての他の共有者の同意の要否等について、あらかじめ共同出願契約を締結しておくことが望ましいといえます。

また、共同出願に応じず単独で特許権を取得した場合、取引先Y社に当該特許権を使用させるのであれば、許諾の範囲やライセンスの種類等を限定した特許権実施許諾契約を締結することが考えられます。

 

(注)本記事の内容は、記事掲載日時点の情報に基づき作成しておりますが、最新の法例、判例等との一致を保証するものではございません。

また、個別の案件につきましては専門家にご相談ください。

 

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